In the result of developing domestic pharmaceutical industry, number of drug permit of incrementally modified drug is growing rapidly. With the growing industry, dispute regarding patents increase also. Recent dispute about Solifenacin is patent dispute in salt changed drug, which issues whether effective range of extended patent right have effect on salt changed dugs.
In January 2019, the Supreme Court decided the effective range of extended patent right for the first time. The court ruling read that the extended patent right does not limit the effective range so the actual identity should be examined. That means, if treatment and usage are same but differs in salt content, and if drugs and easily chosen by a person with general knowledge of the relevant field, the patent right takes effect on the salt changed drugs.
This paper studied the actual identity criteria the Supreme Court decided in case of 2017DA245789 with several different countries. This paper analyzed each country with the Supreme Court and Patent Court with precedent case.
Regarding the purpose of duration of patent right legislation, the criteria for actual identity should be specified compared to doctrine of equivalents. The Supreme Court would decide in similar or broader than the judgement of the Intellectual Property High Court in Japan, in conclusion.
This paper suggest the criteria for actual identity of drugs should be discussed lively for the balanced legal protection of society members.
국내 제약산업의 발전으로 개량신약의 생산 실적과 의약품 허가 건수는 급증하고 있다. 그런데, 이로 인한 특허분쟁도 증가하고 있다. 최근 발생한 솔리페나신 분쟁은 개량신약 중 하나인 염 변경 의약품과 관련된 특허 분쟁 사건이며, 연장된 특허권의 효력이 염 변경 의약품에도 미치는지 여부가 쟁점이 되었다.
2019년 1월 대법원은 솔리페나신 특허분쟁 사건에서 처음으로 존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위에 대해 판단하였다. 대법원은 연장된 특허권의 효력범위는 품목으로 한정되지 않기 때문에 실질적으로 동일한지 여부를 확인해야 한다고 보았다. 즉, 유효성분의 약리작용에 따른 치료효과와 용도가 동일하고, 허용 가능 한 염 등에서 차이가 있더라도 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 선택할 수 있다면 특허권의 효력이 염 변경 의약품에도 미친다고 보았다.
본 논문은 대법원이 2017다245789 판결에서 제시한 실질적 동일성 기준이 앞으로 동일 쟁점의 다른 사례에서 어떻게 적용될지에 관하여 분석하였다. 또한, 본 논문은 선행 특허법원 판결 및 각국의 입법례와 비교하여 대법원 판결을 분석해보았다.
실질적 동일성 기준은 존속기간 연장제도의 입법 취지상 균등론과 비교해 해석 범위가 제한되어야 하므로 대법원은 향후 동일 쟁점 사례에서 일본 지적재산권고등법원 판결과 같이 구체적 유형을 제시하거나, 보다 넓은 범위의 판단 근거를 제시할 것으로 보인다.
다만, 향후 실질적 동일성 기준에 대한 더 많은 논의를 통해 사회 구성원의 다양한 법익을 균형있게 보호하는 길을 모색하는 것이 필요할 것이다.
