Under the recent judgment, 2013Da41578 on August 20 (hereinafter referred as the judgment), 2014 from Supreme Court, it is admittable for a joint owner of patent to request for dividing a patent through auction without consent from other joint owners.
Under Article 99 of the Korean Patent Act, it is prohibited for a joint owner of patent to assign his/her interest or give a license of patent to the third party without consent from all joint owners. When a joint owner with ability of using a patent(hereinafter referred as joint owner1) and a joint owner without ability of using a patent(hereinafter referred as joint owner2) have a patent together, the joint owner2 can‘t use a claimed invention but he/she can only benefit from using joint interest with consent from the joint owner1. However, there is no reason for the joint owner1 agree with the request of the joint owner2 since the joint owner1 may benefit more from using a claimed invention exclusively. Therefore, the joint owner2 has no way to benefit from using his/her interest.
The judgment is about request for dividing a patent through auction by a legal heir. It is impossible for the legal heir to benefit from the patent since the heir could not use a claimed invention due to the lack of capability to use a patent. Therefore, inherited patent right is meaningless. There was no Article of the Patent Act to prohibit the request for division claim. That is why the Supreme Court decided that money which was exchanged from patent right through an auction, should be given to each joint owner according to their interest.
On the other hand, if a division claim is allowable under the Civil Law and then a patent right is given to the third party through an auction, the interest of the other joint owners also should be sold by force. Furthermore, the other joint owners, who lose their interest, should stop using the claimed invention. Even though there was a way to protect the other joint owners such as reimburse of the price, the Supreme Court decided to accept the division claim. Thus, I believe that it is necessary to review whether the judgment is appropriate or to consider interests between joint owners.
최근 대법원은. 2014. 8. 20. 선.고.한. 2013다.41578 판.결에서공유자일방이다른공유자동의없이도특허권전체를경매에 부쳐 그 대금을 지분 비율에 따라 배당하는 대금분할 청구를 인정하였다.
현행 특허법은 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 자신의 지분을 양도하거나 특허권에 실시권을 설정할 수가 있도록 규정되어 있어 실시능력이 없는 공유자(대학 등)가실시 능력 있는 공유자(기업등)와 특허를 공유하고 있는 경우 실시 능력이 없는 공유자(대학등)는 특허발명을 실시하지 못하므로 실시능력이 있는 공유자(기업등)의 동의를 받아야만 공유지분을 이용(지분양도 및 실시권 설정)하여 이익을 창출할 수 있다. 그러나 실시 능력이 있는 공유자(기업 등)의 입장에서는 특허발명을 독점적으로 실시 하는 것이 유리하므로, 실시능력이 없는 공유자(대학 등)의 지분 양도 및 실시권 설정을 위한 동의요구에 응할 이유가 없다. 따라서 실시 능력이 없는 공유자는 자신의 지분을 이용하여 이익을 창출할 방법이 원천적으로 봉쇄되게 된다.
대상판결의 사실관계는 피상속인의 사망으로 피상속인의 특허 지분을 상속인이 상속받았지만1) 상속인은 실시능력이 없어 특허발명을 실시할 수 없기 때문에 특허 지분으로부터 아무런 이익을 얻을 수 없으므로 상속인이 법원에 특허권의 대금 분할을 청구한 것이다. 이에 대법원은 특허법상 분할청구를 금지하는 규정이 없으므로 대금 분할을 인정하여 특허권 전체를 경매에부쳐 돈으로 환가한 후 그 돈을 공유자들의 지분에 따라 배당하라는 판결을 하였다. 그러나 대상판결처럼 민법상 대금분할이 인정 되어 경매로 특허권이 제3자에게 낙찰되면 지분 처분을 원치 않는 타공유자의 지분도 강제로 처분되고 지분을 상실한 타공유자는 실시 사업을 중단해야 한다.
따라서 이 사건 대상판결에서 대금분할 청구를 인정한 것이 적절한 것인지에 대하여 의문이 남는다. 또한 분할방법에는 대금분할 이외에 타공유자의 지분까지 처분하지 않는 가격배상, 보상분할이 있는데도 불구하고 대금분할을 인정한 것이 공유자간의 이해관계를 조정하기 위한 합리적 판단이었는지 검토할 필요가 있다.
이러한 검토를 위해서 민법 등 다른 법률의 재산권과 비교하고, 특허 실무의 의견을 듣기 위해 설문조사를 진행하여 그 결과를 통해 공유 특허권와 관련된 기업이나 대학 등의 입장을 확인하며, 공유 특허권의 특수성 및 공유 특허권에 대한 분할청구 인정 여부에 대한 외국 입법례 및 판례 등 대해서 검토하고 최근 공유 특허권에 대한 분할청구에 인정여부에 관한 대법원 판결의 의미 및 문제점에 대해 고찰하여야 한다.
현 공유 특허권의 문제점과 최근 대법원 판결의 의미 및 문제점을 확인한 후 현 공유특허제도 개정 방안을 제안한다.
